Office Action 극복 사례 - 신청서에 부적합한 보정명령을 받았을 때
Office Action 극복 사례 - 신청서에 부적합한 보정명령을 받았을 때
안녕하세요, 하윤케인로펌입니다. 지난 달에는 Office Action 이란 무엇인지, 주로 상표청에서 보내는 이의제기서의 내용들에는 어떤 것이 있는지 간단히 알아봤는데요, (극복가능한 Office Action은 무엇일까요?) 이번에는 하윤케인로펌에서 상표청에서 이의제기를 받았지만 이를 수용하지 않고도 극복한 사례를 소개하려고 합니다.
이의제기를 받았지만 극복한 사례
상표청에서 이의제기를 하는 신청서의 비율은 95%가 넘고 많은 이의제기가 신청서를 보정할 것을 요구합니다. 다만 이 보정내용이 무조건 신청한 상표에 적합한 것은 아니라서, 충분한 검토 없이 무작정 수용을 하게 되면 의도하지 않았던 추가적인 의미가 상표에 더해지거나, 불필요하게 상표의 보호범위가 좁아지는 등의 경우가 생길 수 있습니다. 이번에 소개하려는 사례도 여기에 해당합니다.
"Pandora Box"와 "Panorama"를 조합하여 만든 "Pandorama" 상표를,
미국 상표청 심사관은 "Pan"은 빵(Bread)으로, "Dorama"는 드라마(Drama)로 보아,
"Brad Drama" 의미를 추가하도록 보정명령을 내렸습니다.
지난 주에 가장 흔하게 이의제기를 받는 내용 중 하나가 상표의 의미에 대한 것이라고 소개했었는데, 해당 사례의 고객분도 여기에 해당했습니다. 출원한 상표는 Pandora Box와 Panorama 두 단어를 조합하여 만든 단어로, 조어이기 때문에 사전에 등재되지 않은 Pandorama라는 단어였습니다. 사전에 등재되지 않은 단어이기 때문에 신청서에 해당 단어가 외국어로 특정하는 의미가 없다고 적고 진행하였는데, 상표청에서 해당 단어에 없는 띄어쓰기를 넣어서(“Pan Dorama”) 일본어 단어 빵(Pan)과 드라마(Dorama)가 발음이 같으니 “Bread Drama”로 일본어 단어의 의미를 추가하라고 보정명령을 내린 것입니다.
패키지 서비스를 통한 신청서 보정 서비스 과정
고객분의 판매제품은 빵이나 드라마와는 전혀 관련이 없는 인테리어 제품으로, 해당 의미를 추가하는 것이 전혀 브랜딩이나 상표 보호에 도움이 되지 않을 것이었습니다. 해당 고객분은 저희 로펌의 패키지 서비스를 통해서 출원 진행하셨기 때문에 모든 신청서 보정 서비스가 무료로 제공되어, 고객분께 신청서 보정 대응에 대한 결제 안내를 따로 드릴 필요 없이 저희는 바로 상표청 심사관에게 연락하였습니다. 상표명이 정해진 경위를 설명하고 빵 드라마라는 해석은 상표와 무관하며 상표명에 없는 띄어쓰기가 적용된 것이 부당하기 때문에 기존에 접수한 대로 특정하는 의미가 없는 신청서로 진행할 수 있도록 재고해달라는 의견을 전달했습니다. 바로 다음 날 이의제기서는 철회되었고 해당 신청서는 바로 공고가 확정되었습니다.
상표청의 이의제기서가 오면 가능한 한 빠르게 대응하는 것이 등록 완료까지의 시간을 줄일 수 있는 열쇠 중 하나입니다. 이의제기서를 발급받은 시점과 대응 시점의 간극이 커지면 상표청 심사관이 대응 내용을 검토하는 데에도 더 큰 시간이 소요되는 것이 일반적이기 때문입니다. 위의 사례에 등장한 고객분께서도 패키지 서비스를 통해서 상표 출원을 하셨기 때문에 낭비되는 시간 없이 바로 대응이 가능했고 빠르게 공고단계로 진행할 수 있었습니다. 처음부터 저희가 고객분의 브랜딩 과정을 알고 자세하게 그 내용을 기록해 놓은 것도 바로 대응이 가능할 수 있었던 이유 중 하나입니다. 하윤케인로펌에서는 이렇게 꼼꼼한 맞춤 서비스를 제공하고 있습니다.
신청서 보정 무료 제공 안내
개별 출원 서비스 이용 고객분들에 대한 신청서 보정 무료 제공
기존에는 패키지 서비스를 진행하셔야만 무료로 신청서 보정을 해드렸지만, 이 달부터는 개별 출원 서비스를 이용하시는 고객분들께도 신청서 보정을 무료로 제공해드리고 있습니다. (하윤케인로펌 개별 출원 서비스 개편 안내) 미국 상표 출원이 필요하신 분들은 contact@hklaw.us 로 연락주시면 지금 시작하실 수 있습니다. 감사합니다.