사용증거를 제출하지 않아도 미국 상표 등록 가능하다?!
안녕하세요, 하윤케인 변호사입니다.
미국 상표 등록 과정과 한국 상표 등록의 가장 큰 차이점은 "사용증거"라고 할 수 있습니다.
사용증거란 신청한 브랜드로 정말 제품을 판매하는지 증명하는 과정입니다. 대부분 상표 신청자는 이 과정을 거쳐야 등록을 완료할 수 있지만 사용증거를 제출하지 않고도 등록을 성공시킬 수 있는 방법이 있습니다.
“그럼 사용증거 면제, 언제 받을 수 있나요?”
한국 상표를 기반으로 미국에 상표 등록을 할 때입니다.
미국이 조약을 맺은 국가에 이미 상표 등록이 되어있고 이를 기반으로 미국에 상표를 출원하면, 사용증거 제출을 면제받을 수 있습니다. 대한민국은 미국과 해당 조약을 맺은 국가들 중 하나이며, 따라서 한국에 상표 등록을 했다면 이를 기반으로 미국에 상표 출원할 경우 사용증거 제출을 면제받을 수 있습니다. 이때에는 한국 상표 등록증과 등록원부가 필요합니다.
“한국에 상표 출원은 했는데 아직 등록은 완료되지 않았어요.”
한국 출원일(=신청서 접수일)로부터 6개월 내에는 아직 한국 상표 등록이 완료되지 않았어도 미국에 이를 기반으로 출원하는 것이 가능합니다. 특히 이 경우에는 한국 출원일을 기준으로 미국에서 우선권을 주장할 수도 있습니다.
신청서 접수일로부터 6개월이 지났다면 한국 상표 등록이 완료된 이후 등록이 완료된 상표를 바탕으로 미국에 진행 가능합니다. 이때 우선권 주장은 어렵습니다.
“그럼 무조건 한국 상표 등록을 우선 진행하고 미국 상표 출원을 해야겠네요?”
그렇지는 않습니다. 한국 상표 출원/등록을 기반으로 미국 상표 출원을 진행하는 경우에는 고려할 사항들이 훨씬 많고 그 과정도 까다롭기 때문에 대부분의 케이스에 상표청이 서류 수정을 요구합니다. 또한 한국 상표가 진행 중 등록에 실패하면 미국 등록은 자동으로 실패한다는 위험도 있습니다.
사용증거 제출을 면제받아 일단 미국 상표 등록을
완료하였더라도 5년 뒤에는 반드시 사용증거 제출이 필요합니다.
사용증거 제출을 면제받아 미국 상표 등록을 완료하였더라도, 상표 갱신 시점인 5년 후에는 반드시 사용증거를 제출하여야만 상표 등록을 유지할 수 있습니다. 사용증거를 제출해 상표등록을 완료한 경우에는 5년 뒤에 사용증거를 제출하는 것이 큰 부담이 아니지만, 한국 상표 등록으로만 미국 상표 등록을 마무리한 경우에는 사용증거 제출이 처음이니 꼼꼼하게 잘 준비하여서 제출해야 갱신할 수 있습니다.
사용증거를 면제받는 일, 한국 상표 등록으로 미국 상표 등록을 진행하는 일이 간단하고 쉬운 것은 아닙니다만, 잘 활용한다면 유용한 부분은 분명 있습니다. 꼭 진행 전 변호사 상담을 받으신 후, 신중히 고민하셔서 결정하시기 바랍니다.
관련하여 궁금하신 사항은 언제든지 contact@hklaw.us 로 알려주시면 도와드리겠습니다.
감사합니다.