등록 가능성 검토, 싼 게 비지떡이다?!
안녕하세요, 미국 변호사 하윤 케인입니다.
2021년 미국 상표청의 통계 발표에 따르면 한국에서 접수하는 신청서들의 등록 성공률이 35.7%밖에 안 되는 것으로 나타났습니다. 2020년의 46%보다도 더 낮아진 등록 성공률인데요, 이러다 2022년에는 20%대 성공률을 기록하는 것은 아닌지 걱정이 됩니다. (하윤케인로펌의 2021년 미국 상표청 발표 분석 보기)
매해 미국 상표에 도전하는 기업들은 많아지는데 등록 성공률이 뚝뚝 떨어지는 이유는 무엇일까요?
저희가 발견한 이유는 아래와 같습니다.
1) 미리 사전 조사를 거치지 않았다.
2) 비전문가와 조사해서 엉터리 정보를 받았다.
상표 등록 성공률에 가장 영향을 미치는 것은 유사상표입니다. 유사상표란 상표청에 이미 등록된 상표 중 우리 상표와 비슷한(=유사한) 상표를 말합니다.
유사상표 조사를 하지 않고 상표 출원을 진행하는 것은 눈을 감고 과녁을 맞히려고 하는 것과 같습니다. 미국 변호사와 진행하는 경우 폼은 정확하지만 (=요건에 맞는 서류 접수) 눈을 감고 있으니 과녁 중심에 맞출지 엉뚱한 곳을 겨냥할지 (=등록 성공)는 모른다는 것이죠. 당연히 유사상표 조사를 진행한 후 신청 절차를 밟는 것보다 성공률이 당연히 낮을 수밖에 없습니다.
“저는 전문 조사를 했는데요? 왜 제 신청서가 등록 거절 되었나요?”
아예 사전 조사를 거치지 않은 경우는 그렇다 치지만, 조사를 거치고서도 등록 거절을 당하시는 경우들이 많은 것도 문제입니다. 이유는 간단합니다. 미국 상표법에 대해서는 잘 모르는 비전문가와 조사를 하였기 때문입니다.
많은 분들이 다른 곳에서 받은 상표 조사 결과를 들고 저희에게 찾아와 이게 정확한 결과인지 물어보십니다. 보여주시는 리포트를 보면 아예 잘못된 기준으로 조사를 했거나 결과를 잘못 해석한 경우가 굉장히 많습니다. 게다가 결과에 대해 충분히 설명해 주지 않으니 저희에게 다시 질문을 하시는 것이죠.
하윤케인로펌에서는 전문조사를 진행한 후에 미국 상표법에 따라 유사상표를 분석할 뿐 아니라, 유사상표의 소유자 조사와 이전 등록 판례들을 살펴보는 등 심층적인 검토를 토대로 보고서를 작성하여 보내드립니다. 시간과 비용이 소요될 수밖에 없는 작업이지요. 미국 상표법에 대해서 잘 모르는 비전문가의 조사와는 차이가 있을 수밖에 없습니다. 미국 상표법은 특히 타 국가와는 다른 점들이 많이 있기 때문에 타 국가의 상표법, 특허법에 대해서는 전문가라고 할지라도, 미국 상표법을 기준으로 분석하여 결론을 내기에는 부족함이나 오류가 있을 수 있습니다.
추가로, 비전문가와 조사를 하신 경우에는 "유사상표로 인해 미국 상표청이 이의 제기를 할 수는 있지만 극복 가능해 보인다"고 하는 문구들을 특히 조심하셔야 합니다. 이때의 이의 제기는 미국 상표청에서 심사하여 유사상표로 등록 거절을 받게 되는 경우를 말하는데, 우선은 극복 가능성 자체가 틀렸을 수 있고, 둘째로 극복 가능성이 있다고 할지라도 대응 비용이 $1500 이상 소요되기 때문입니다. 이미 브랜딩이 많이 되어있고 상표명을 교체하기가 어려운 경우에는 도전해 볼 가치가 있을 수 있지만, 사업을 이제 막 시작하시는 경우라면 극복 가능성이 있다고 할지라도 안전한 새 이름으로 진행하시는 것이 최종적으로는 비용 면에서 더 나을 수 있습니다.
하윤케인로펌에서는 타사에서 진행한 조사에 대해서 Second opinion(리뷰 서비스) 을 유료로 제공하고 있습니다. 이 서비스가 필요하신 분, 미국 상표 출원에 도움을 받고 싶으신 분들은 contact@hklaw.us 로 연락 주십시오.
미국 상표 등록은 내 사업을 키우는 데에 초석이 되는 이름을 지키는 길입니다. 정확도와 전문도 높은 조사로 상표도 지키시고 사업 성공의 길을 걸으시기를 바라겠습니다.
감사합니다.
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